作(zuò)者：宋鳴镝 李慧

美國(guó)專利的期限問(wèn)題曾困擾着很多企業，很多企業曾經咨詢過類似的問(wèn)題。爲何區區一個美國(guó)專利的期限，會困擾到大(dà)家呢(ne)？主要原因是美國(guó)專利的期限計(jì)算比較複雜，影(yǐng)響因素也比較多。以下我們對影(yǐng)響美國(guó)發明專利權期限計(jì)算的因素進行系統梳理(lǐ)，厘清思路(lù)，解決困擾大(dà)家的實際問(wèn)題。

美國(guó)專利法不同于我國(guó)專利法，對專利權期限的規定并不是簡單規定爲自(zì)申請(qǐng)日(rì)起二十年(nián)，其現行專利法是在早期專利法的基礎上，經曆數次修改并由具有法律效力的判定修改而綜合形成的，從(cóng)而造成對發明專利權期限的規定要受衆多因素的影(yǐng)響。例如(rú)：專利權期限（Patent Term）的長短(duǎn)，是臨時申請(qǐng)（Provisional Application）還(hái)是正式申請(qǐng)（Non-Provisional Application），是分(fēn)案申請(qǐng)（Divisional Application）、繼續申請(qǐng)（Continuation Patent Application, 簡稱CP）還(hái)是部分(fēn)繼續申請(qǐng)（Continuation-in-part Application, 簡稱CIP），是否有專利權人(rén)聲明的期限放(fàng)棄（Terminal Disclaimer,簡稱TD），是否有期限調整（ Patent Term Adjustment，簡稱PTA），是否涉及食品醫藥領域的延期（Food and Drug Administration，簡稱FDA）等。以上諸多因素如(rú)何影(yǐng)響專利權期限，以及在實際操作(zuò)中如(rú)何準确計(jì)算專利權期限一直困擾着許多人(rén)，而且在美國(guó)官方渠道也沒有給出簡單計(jì)算每一件(jiàn)專利的專利權期限的途徑。下面，本文将逐一進行說(shuō)明。

一、法律的沿革

在《TRIPS協議(yì)》生(shēng)效之前，由于不同國(guó)家專利法規定的差異性，各國(guó)發明專利權的期限各有長短(duǎn)，互不相(xiàng)同。例如(rú)，我國(guó)1984年(nián)制定的《專利法》第四十五條規定，發明專利權的期限爲十五年(nián)，自(zì)申請(qǐng)日(rì)起計(jì)算。美國(guó)也是同樣，其早期發明專利權的期限是自(zì)發明專利授權日(rì)起十七年(nián)。

上世紀八十年(nián)代後期，随着《關貿總協定》烏拉圭回合談判，開始了制定《TRIPS協議(yì)》的進程，目的是在全球範圍内加大(dà)知識産權的保護力度，其主要措施之一就(jiù)是《TRIPS協議(yì)》第三十三條規定，所提供的保護期限不得(de)短(duǎn)于自(zì)申請(qǐng)日(rì)起的二十年(nián)，對于那些不具有原始批準系統的締約方來(lái)說(shuō)，保護期限應從(cóng)原始批準系統的申請(qǐng)日(rì)起開始計(jì)算。爲此，美國(guó)對專利權期限的規定也做了相(xiàng)應調整，自(zì)1995年(nián)6月8日(rì)起改爲，發明專利權的期限爲自(zì)申請(qǐng)日(rì)起二十年(nián)。

同時，還(hái)對不同日(rì)期的專利申請(qǐng)做了進一步細化的規定，即1995年(nián)6月8日(rì)之前授權的美國(guó)專利适用早期的規定，期限爲自(zì)授權日(rì)起十七年(nián)；1995年(nián)6月8日(rì)及以後提交的美國(guó)專利和國(guó)際申請(qǐng)（包括1995年(nián)6月8日(rì)以後提出的分(fēn)案申請(qǐng)、繼續申請(qǐng)或部分(fēn)繼續申請(qǐng)）适用修改後的規定，期限爲自(zì)申請(qǐng)日(rì)起二十年(nián)；1995年(nián)6月8日(rì)前提出申請(qǐng)、1995年(nián)6月8日(rì)及以後授權的美國(guó)專利（包括1995年(nián)6月8日(rì)以前提出的國(guó)際申請(qǐng)）按如(rú)下方式處理(lǐ)，期限爲自(zì)授權日(rì)起十七年(nián)或申請(qǐng)日(rì)起二十年(nián)中晚到期的那個爲準。

二、期限的起算日(rì)

根據專利法35 U.S.C. § 111的規定，專利申請(qǐng)包括臨時申請(qǐng)、正式申請(qǐng)和後續申請(qǐng)三種類型，不同申請(qǐng)類型的專利保護期限的起算日(rì)期各不相(xiàng)同。具體(tǐ)來(lái)說(shuō)分(fēn)爲以下三種情況：

1．臨時申請(qǐng)（Provisional Application）

提交臨時申請(qǐng)并不必然觸發專利有效期限的起算。當臨時申請(qǐng)後來(lái)轉化爲正式申請(qǐng)而最終獲得(de)授權時，以此臨時申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)爲專利期限的起算日(rì)；當臨時申請(qǐng)後來(lái)作(zuò)爲正式申請(qǐng)的優先權基礎，而正式申請(qǐng)最終獲得(de)授權時，不能以此臨時申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)爲專利期限的起算日(rì)，而是以正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)爲專利期限的起算日(rì)。由于臨時申請(qǐng)轉化爲正式申請(qǐng)的專利期限，将會從(cóng)臨時申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)起算二十年(nián)而造成實際保護期限的縮短(duǎn)，所以大(dà)部分(fēn)的申請(qǐng)人(rén)都(dōu)不會選擇直接将臨時申請(qǐng)轉化爲正式申請(qǐng)。

2．正式申請(qǐng)（Non-Provisional Application）

提交正式申請(qǐng)必然觸發專利有效期限的起算，将以此正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)或最早的申請(qǐng)日(rì)爲起算日(rì)。具體(tǐ)來(lái)說(shuō)，當正式申請(qǐng)是單獨美國(guó)申請(qǐng)、或是基于巴黎公約優先權向美國(guó)提出的申請(qǐng)、或是基于其他(tā)國(guó)家優先權向美國(guó)提出的PCT國(guó)際申請(qǐng)時，以向美國(guó)提交的正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)爲起算日(rì)；當正式申請(qǐng)是由一個臨時申請(qǐng)轉化而來(lái)，或是基于美國(guó)國(guó)内優先權提交的PCT國(guó)際申請(qǐng)，将以正式申請(qǐng)的最早申請(qǐng)日(rì)爲起算日(rì)，即臨時申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)或在先美國(guó)國(guó)内申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)爲起算日(rì)，此時認爲臨時申請(qǐng)或是在先美國(guó)國(guó)内申請(qǐng)與美國(guó)正式申請(qǐng)是一個申請(qǐng)；當正式申請(qǐng)要求臨時申請(qǐng)的優先權時，将以正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)爲起算日(rì)，此時認爲正式申請(qǐng)和臨時申請(qǐng)不是同一個申請(qǐng)，是兩個不同的申請(qǐng)。

3．後續申請(qǐng)

後續申請(qǐng)包括分(fēn)案申請(qǐng)（Divisional Application）、繼續申請(qǐng)（Continuation Patent Application）和部分(fēn)繼續申請(qǐng)（Continuation-in-part Application），這些申請(qǐng)的起算日(rì)與它們所延續的母案或者在先申請(qǐng)的起算日(rì)相(xiàng)同，即爲最早的申請(qǐng)日(rì)，具體(tǐ)情況可(kě)參照(zhào)本節第1項和第2項來(lái)處理(lǐ)。

三、期限終止日(rì)的調整

1．因避免重複授權聲明的調整

美國(guó)專利法規定，禁止"顯而易見(jiàn)"類型的同樣發明"重複授權"，其目的是爲了禁止與在先專利實質相(xiàng)同的在後專利、由于權利要求的不同而不合理(lǐ)地延長保護期限。根據專利法35 U.S.C. § 253的規定，專利權人(rén)應當做出"期限放(fàng)棄"（Terminal Disclaimer）的聲明，否則在後專利不能獲得(de)授權。此聲明表明專利權人(rén)已經聲明放(fàng)棄了在後專利所不合理(lǐ)延長的保護期限，即在後專利的終止日(rì)與在先專利的終止日(rì)相(xiàng)同。 "期限放(fàng)棄"（Terminal Disclaimer）的聲明可(kě)通過訪問(wèn)美國(guó)專利商标局網站(zhàn)的Pair系統（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair），通過輸入該案信息，并查詢該案的審查過程文件(jiàn)中獲得(de)。

2．因延誤的調整

如(rú)果專利權人(rén)認爲專利局在審查過程中出現了延誤而導緻保護期限的縮短(duǎn)，經認定後可(kě)以要求專利期限的調整（ Patent Term Adjustment）。根據專利法35 U.S.C. § 154（b）的規定，因專利局或非申請(qǐng)人(rén)原因造成的延誤，可(kě)以在保護期限之外給予補償。具體(tǐ)包括三種情形：A類延誤是因專利局未在指定的數月期限内做出必要的決定；B類延誤是因專利局未在三年(nián)内授予專利權；C類延誤是因派生(shēng)訴訟、保密要求或上訴程序而造成的延誤。同時，專利法35 U.S.C. § 154（b）還(hái)規定，因專利申請(qǐng)人(rén)原因造成的延誤必須從(cóng)保護期限中扣除。因此，專利期限的調整可(kě)由以下公式計(jì)算得(de)出：

專利期限調整=因專利局或非申請(qǐng)人(rén)原因補償的天數（A延誤+B延誤-A延誤與B延誤在三年(nián)後重合的部分(fēn)+C延誤）-因申請(qǐng)人(rén)原因延誤的天數

專利期限調整（Patent Term Adjustment）也可(kě)通過訪問(wèn)美國(guó)專利商标局網站(zhàn)（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair）,通過輸入該案信息獲得(de)。

3．因食品藥品監管（FDA）的調整

如(rú)果食品、藥物、醫療器械等行業在銷售前受到主管部門(mén)的監管程序而導緻專利期限的縮短(duǎn)，專利權人(rén)可(kě)以要求專利局延展專利的保護期限。根據專利法35 U.S.C. § 156的規定，專利期限的延展用于補償專利授權之後銷售之前，因監管程序造成的專利保護期限的損失。由于影(yǐng)響藥品專利期補償時間的因素比較多，計(jì)算也很複雜，具體(tǐ)規定此處不再詳述。

FDA批準某藥上市後，在FDA的橙皮書(shū)中可(kě)以查到其專利延長的信息， Orange Book中都(dōu)是已通過FDA批準上市的産品信息，具體(tǐ)藥品的專利有效期可(kě)在FDA桔皮書(shū)（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm）或其中文版網頁（http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx）中檢索獲得(de)。

對于藥品來(lái)說(shuō)，專利權人(rén)爲了獲得(de)利益最大(dà)化，其還(hái)可(kě)以利用數據獨占性保護最大(dà)化策略，即數據獨占性保護策略、新臨床試驗數據獨占性保護策略、罕用藥數據獨占性保護策略和兒科(kē)數據獨占性保護策略。但(dàn)是前三者僅僅是在專利授權後給予一定期限的獨占性保護，與專利保護期限的長短(duǎn)無關。隻有第四項是在專利保護期限的基礎上連接在期限結尾，給予六個月的保護期延長。

四、期限計(jì)算的實例

下面進行舉例說(shuō)明，便于相(xiàng)關人(rén)員(yuán)在實際操作(zuò)中準确計(jì)算美國(guó)發明專利權的期限。 

（圖1）

（圖2）

在圖1中示出了美國(guó)專利US7530461B2的基本信息，并在圖2中示出了該專利與在先申請(qǐng)的相(xiàng)互關系。下面，依據上面給出的影(yǐng)響因素具體(tǐ)計(jì)算該美國(guó)專利的期限。

1）關于法律的适用

美國(guó)專利US7530461B2的申請(qǐng)日(rì)爲2004年(nián)4月5日(rì)，在1995年(nián)6月8日(rì)之後，其專利權的期限适用修改後的專利法，爲自(zì)申請(qǐng)日(rì)起二十年(nián)。

2）關于期限的起算日(rì)

美國(guó)專利US7530461B2是部分(fēn)繼續申請(qǐng)，要以它在美國(guó)的最早申請(qǐng)日(rì)爲起算日(rì)，即國(guó)際申請(qǐng)PCT/GB96/00553進入美國(guó)國(guó)家階段申請(qǐng)08/913257的申請(qǐng)日(rì)爲起算日(rì)，因此該美國(guó)專利US7530461B2的起算日(rì)爲1996年(nián)3月8日(rì)。

3）關于期限終止日(rì)的調整

a．關于"期限放(fàng)棄"（TD）

經查詢美國(guó)專利商标局網站(zhàn)Pair系統，美國(guó)專利US7530461B2雖然是部分(fēn)繼續申請(qǐng)，其在前也有多個父系申請(qǐng)，但(dàn)是在該專利的審查檔案（美國(guó)專利商标局網站(zhàn)的處理(lǐ)記錄Transaction History和Image File Wrapper）中并未發現"期限放(fàng)棄"的聲明，因此，該專利期限的終止日(rì)并未受到"期限放(fàng)棄"的影(yǐng)響。在此需要說(shuō)明的是，如(rú)果在Pair系統中查詢到"期限放(fàng)棄"的聲明，則應以"期限放(fàng)棄"聲明被美國(guó)專利商标局所認定的到期日(rì)爲準。

b．關于延誤的調整（PTA）

經查詢美國(guó)專利商标局網站(zhàn)Pair系統，發現美國(guó)專利US7530461B2存在延誤情況，具體(tǐ)從(cóng)圖3中可(kě)以看(kàn)到，A類延誤爲533天，B類延誤爲70天，C類延誤爲0天，申請(qǐng)人(rén)延誤爲294天。因此，
專利期限調整（PTA）=533+70+0-294=309天
同時，圖3中給出的Total PTA Adjustments也爲309天，與上述計(jì)算相(xiàng)吻合。

（圖3）

c．關于食品藥品監管（FDA）

由于美國(guó)專利US7530461B2涉及藥品，因此其期限就(jiù)有可(kě)能受到食品藥品監管（FDA）的影(yǐng)響。但(dàn)經查詢http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx美國(guó)FDA藥品專利數據庫，未發現該美國(guó)專利受到（FDA）的影(yǐng)響，專利權人(rén)也未要求兒科(kē)數據獨占性保護。因此，從(cóng)圖4中可(kě)以看(kàn)出，該美國(guó)專利US7530461B2到期日(rì)爲2017年(nián)1月11日(rì)。

（圖4）

綜上所述，美國(guó)專利US7530461B2期限的終止日(rì)爲1996年(nián)3月8日(rì)後的二十年(nián)，即2016年(nián)3月8日(rì)，再加上309天，即2017年(nián)1月11日(rì)，與美國(guó)FDA藥品專利數據庫公開的到期日(rì)相(xiàng)吻合。

以上是對影(yǐng)響美國(guó)發明專利權期限因素的簡單說(shuō)明，以及對專利權期限計(jì)算方法的示例，希望對相(xiàng)關人(rén)員(yuán)能有所幫助。

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