此文章(zhāng)首發于韓國(guó)知識産權研究院出版的《知識産權研究》9月刊。

【摘要】改革開放(fàng)以來(lái)，中國(guó)特别是廣東和江浙一帶定牌加工(gōng)貿易迅速發展，爲我國(guó)出口貿易做出了重要貢獻。但(dàn)是，在最近十幾年(nián)中，對于僅用于出口的定牌加工(gōng)産品上擅自(zì)使用國(guó)内其他(tā)專用權人(rén)的商标的行爲是否構成商标侵權的争論不絕于耳，不論是理(lǐ)論界還(hái)是實務界對此都(dōu)尚無定論。這一現狀不僅體(tǐ)現了法律規定的缺失，也使得(de)國(guó)外委托企業和國(guó)内定牌加工(gōng)企業無所适從(cóng)。本文采用實證研究方法，結合國(guó)内司法和執法實踐中就(jiù)此問(wèn)題的态度分(fēn)歧以及相(xiàng)關法律法規，一方面結合各界觀點論述了産生(shēng)分(fēn)歧的原因，主要是我國(guó)對定牌加工(gōng)的概念尚無權威界定和涉外定牌加工(gōng)侵權認定标準不明确；另一方面對涉外定牌加工(gōng)涉及的商标争議(yì)焦點問(wèn)題進行了分(fēn)析，着重論述了中國(guó)法項下"商标的使用"的界定和混淆理(lǐ)論的适用。最後，本文基于司法實踐仍不統一的現狀和前述分(fēn)析，向國(guó)外委托方和國(guó)内加工(gōng)方在進行定牌加工(gōng)貿易時應如(rú)何采取有效措施減少或避免商标侵權的風(fēng)險，提出了實踐性法律建議(yì)。

【關鍵詞】定牌加工(gōng) 商标侵權 OEM 加工(gōng)方 委托方

定牌加工(gōng)（Original Equipment Manufacture，簡稱OEM），是指委托方委托加工(gōng)方生(shēng)産附有委托方商标要求的商品³ ，并将該商品全部交付給委托方銷售，并依約向加工(gōng)方支付加工(gōng)費的合作(zuò)方式。就(jiù)委托方與加工(gōng)方是否處于一國(guó)境内，可(kě)再細分(fēn)爲境内定牌加工(gōng)和涉外定牌加工(gōng)。基于勞動力成本的競争優勢，自(zì)改革開放(fàng)以來(lái)，中國(guó)尤其是廣東和江浙一帶涉外定牌加工(gōng)貿易迅速發展，使中國(guó)日(rì)益成爲世界商品的加工(gōng)廠(chǎng)。然而，随着貿易的增長，涉外定牌加工(gōng)商标侵權糾紛層出不窮，而其中的侵權認定标準問(wèn)題亦得(de)到海内外企業和法律各界人(rén)士的廣泛關注。

¹菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司，合夥人(rén)。
²菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司，律師(shī)。
³涉外定牌加工(gōng)的産品是否構成"用于銷售的勞動産品"即商品存在争議(yì)，但(dàn)由于不屬于本文討(tǎo)論的範圍，下文統一采用"商品"一詞。

 一、 中國(guó)法院對于涉外定牌加工(gōng)中商标侵權認定存在的争議(yì)

由于中國(guó)法律對涉外定牌加工(gōng)中涉及的商标侵權問(wèn)題沒有明确的法律規定，最高人(rén)民(mín)法院也沒有明确的司法解釋和案例指導，中國(guó)法院系統内部不同地域的司法機(jī)關對于涉外定牌加工(gōng)中商标侵權認定尚不統一。從(cóng)下面的典型案例中，我們不難看(kàn)出這種差異。

案例一⁴

1995年(nián)，朱利達有限公司于美國(guó)注冊"Jolida"商标。其後成立子公司上海申達音響電子有限公司。1997年(nián)出售申達公司，并成立一子公司玖麗得(de)電子（上海）有限公司。1998年(nián)，申達公司于中國(guó)注冊"Jolida"商标。2008年(nián)，玖麗得(de)電子（上海）有限公司在報關出口一批帶有"Jolida"商标的電子産品時，遭遇上海海關查扣，理(lǐ)由是"Jolida"商标涉嫌侵犯上海申達音響電子公司的注冊商标。在訴訟中，被告辯稱原告與被告都(dōu)是由美國(guó)朱利達公司投資設立的，美國(guó)母公司1995年(nián)就(jiù)在美國(guó)注冊并使用"Jolida"商标，原告持有的"Jolida"商标系惡意在中國(guó)搶注。被告生(shēng)産有關産品在中國(guó)國(guó)内沒有銷售，僅是與美國(guó)母公司有出口貿易，故不應認定爲商标侵權。
一審法院認爲被告在産品内外包裝上标注的商标及企業名稱均爲美國(guó)朱利達公司，因此在美國(guó)市場消費者能夠通過商标标識區分(fēn)商品的來(lái)源爲美國(guó)朱利達公司。由于涉案産品全部出口美國(guó)并未在中國(guó)市場實際銷售，中國(guó)消費者不存在對該産品來(lái)源産生(shēng)混淆和誤認的可(kě)能，因此不構成侵權。二審法院維持原判，其理(lǐ)由如(rú)下：境内加工(gōng)方在商品上标注商标的行爲形式上雖由加工(gōng)方所實施，但(dàn)實質上商标真正的使用者仍爲境外委托方。涉案産品所貼商标隻在中國(guó)境外具有商品來(lái)源的識别意義，并不在國(guó)内市場發揮識别商品來(lái)源的功能。

案例二⁵

2010年(nián)，墨西哥某公司在墨西哥享有"PRETUL"商标的商标權，其委托上海某公司生(shēng)産兩批帶有該商标的打挂鎖。同年(nián)，該上海公司向甯波海關履行該兩批次貨物的報關手續時，甯波海關發現國(guó)内某公司已經在海關總署就(jiù)"PRETUL"商标進行了知識産權海關保護備案。經該公司申請(qǐng)并提交擔保金，甯波海關對上述涉嫌侵權商品采取了扣留措施。随後，該公司以侵害商标權爲由将上海公司起訴法院。

⁴參見(jiàn)上海市高級人(rén)民(mín)法院民(mín)事(shì)判決書(shū)，（2009）泸高民(mín)三（知）終字第65号。
⁵參見(jiàn)浙江省高級人(rén)民(mín)法院民(mín)事(shì)判決書(shū)，（2012）浙知終字第285号。

原告認爲：原告享有"PRETUL"商标專用權，被告未經許可(kě)，擅自(zì)生(shēng)産、銷售帶有"PRETUL"商标挂鎖的行爲侵害了原告的注冊商标專用權。被告辯稱，涉案帶有"PRETUL"商标的商品系被告接受墨西哥公司委托生(shēng)産的涉外定牌加工(gōng)商品，完全出口墨西哥，并未在中國(guó)市場實際銷售，不會引起中國(guó)境内消費者的混淆和誤認，沒有損害原告的商标權。

一審法院認爲，被告在其加工(gōng)的挂鎖鎖體(tǐ)、鑰匙及所附的商品說(shuō)明書(shū)上标注"PRETUL"商标，在挂鎖包裝盒上标注"PRETUL及橢圓圖形"商标，顯屬商标法意義上的商标"使用"行爲，被告未經許可(kě)将"PRETUL"商标使用到同類商品上的行爲構成商标侵權。

二審法院維持了一審的判決。

2014年(nián)3月14日(rì)，最高人(rén)民(mín)法院決定提審該案，該案目前正在審理(lǐ)中。該提審裁定在商标業界和衆多在華跨國(guó)公司的高度關注。

上述案例具有共同性，即國(guó)外委托方于其本國(guó)或銷售國(guó)擁有合法注冊商标之商标權，惟中國(guó)境内相(xiàng)同或類似商品上對相(xiàng)同或類似商标享有權利的卻另有其人(rén)。此外，加工(gōng)方受委托方委托在中國(guó)定牌加工(gōng)之商品，皆全數出口回銷，但(dàn)是判決結果卻截然不同。這兩個案例體(tǐ)現了中國(guó)法院在涉外定牌加工(gōng)問(wèn)題上的兩大(dà)主流觀點，即一種認爲是商品未在中國(guó)市場流通的涉外定牌加工(gōng)不屬于"商标使用"，不構成侵權；另一種則采用"一刀切"的方式，不考慮是否構成"商标使用"，而統一認定爲侵權。雖然後來(lái)最高人(rén)民(mín)法院通過"無印良品"案件(jiàn)對"商标使用"進行了解釋，但(dàn)是由于該案件(jiàn)性質屬于行政确權訴訟而非侵權訴訟，因此并未使中國(guó)法院系統在商标侵權案件(jiàn)中得(de)類似問(wèn)題形成統一的定論。

誠然，如(rú)果分(fēn)析的角度和思路(lù)不同，對相(xiàng)同問(wèn)題所得(de)出的結論可(kě)能是截然相(xiàng)反的。法院的判決在很大(dà)程度上影(yǐng)響着國(guó)外授權企業與國(guó)内加工(gōng)企業的貿易往來(lái)。由于涉外定牌加工(gōng)的商标侵權判定始終未能形成一套完整和通用的标準，使得(de)涉外定牌加工(gōng)中商标侵權問(wèn)題一直存在争議(yì)。

二、 司法執法系統的态度及意見(jiàn)分(fēn)歧

（一）司法系統對待涉外定牌加工(gōng)侵權認定的态度詳述

早在2004年(nián)北京高院出台了《北京市高級人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)商标民(mín)事(shì)糾紛案件(jiàn)若幹問(wèn)題的解答》（以下簡稱《解答2004》），其中明确規定，如(rú)果定牌加工(gōng)的商品僅用于出口，由于不可(kě)能造成相(xiàng)關公衆的混淆和誤認，不構成侵權。 ⁶但(dàn)是時隔兩年(nián)，2006年(nián)北京高院又重新頒布了《關于審理(lǐ)民(mín)事(shì)糾紛案件(jiàn)若幹問(wèn)題的解答》（以下簡稱《解答2006》）并且申明《解答2004》同時廢止。新的解答删除了《解答2004》中對涉外定牌加工(gōng)問(wèn)題的正面解答，修改爲如(rú)果加工(gōng)方對于委托方的商标權利沒有盡到合理(lǐ)的注意義務，則将被認定爲侵權⁷ 。這一新解答不僅放(fàng)棄了對僅用于出口的定牌加工(gōng)行爲進行定性判斷，而且産生(shēng)了新困惑：加工(gōng)方沒有盡到注意義務要與委托方承擔共同侵權的責任的前提是委托方要求加工(gōng)方定牌加工(gōng)的商品本身(shēn)已經侵犯了他(tā)人(rén)的商标專用權，那麽判斷委托方委托行爲是否侵權的标準是什麽呢(ne)？《解答2006》沒有給出回應。該解答對于涉外定牌加工(gōng)侵權判定已經不具有實際的參考價值，這可(kě)能與北京高院意識到這一問(wèn)題較爲複雜、争議(yì)頗多，希冀爲各地法院預留較大(dà)的自(zì)由裁量空間有關。

時至2009年(nián)，在"知識産權審判如(rú)何應對金融危機(jī)對實體(tǐ)的沖擊暨服務外包法律論壇"（以下簡稱"2009年(nián)知識産權論壇"） ⁸上，各省高級人(rén)民(mín)法院對涉外定牌加工(gōng)中商标侵權認定問(wèn)題發表了各自(zì)的看(kàn)法。各個高院對于涉及"類似商品"或者"近似商标"的涉外定牌加工(gōng)态度較爲一緻，都(dōu)認爲應當考慮司法政策的選擇和利益平衡問(wèn)題，進行從(cóng)嚴解釋，即減少侵權認定。但(dàn)是對于同種商品上的相(xiàng)同商标的情況，各個法院觀點并不一緻，其中時任北京高院知識産權庭庭長的陳錦川表示，在理(lǐ)解商标法第52條第一款及商标法實施條例中有關商标侵權的規定時，應當充分(fēn)考慮商标的本質和功能，即用于區分(fēn)商品來(lái)源。如(rú)果商标并未投入市場則不可(kě)能造成相(xiàng)關公衆的混淆、誤認，不應當認定爲侵權。涉外定牌加工(gōng)的商品全部用于出口就(jiù)屬于這種情況。可(kě)見(jiàn)北京高院雖然将《解答2004》廢止，但(dàn)内部對于涉外定牌加工(gōng)問(wèn)題仍保留原有的觀點。然而浙江省高院在論壇上明确指出對于涉外定牌加工(gōng)中在相(xiàng)同商品上使用了相(xiàng)同商标的，應當認定爲侵權。可(kě)見(jiàn)，在司法系統内部，各個法院對于涉外定牌加工(gōng)的商标侵權認定問(wèn)題仍未達成統一的意見(jiàn)。

⁶《解答2004》第13條規定："受境外商标權人(rén)委托定牌加工(gōng)的商品僅用于出口，其商标與權利人(rén)的注冊商标相(xiàng)同或者近似的，其行爲是否構成侵權？造成相(xiàng)關公衆的混淆、誤認是構成侵犯注冊商标專用權的前提。定牌加工(gōng)是基于有權使用商标的人(rén)的明确委托，并且受委托定牌加工(gōng)的商品不在中國(guó)境内銷售，不可(kě)能造成相(xiàng)關公衆的混淆、誤認，不應當認定構成侵權。"
⁷《解答2006》第21條規定："承攬加工(gōng)帶有他(tā)人(rén)注冊商标的商品的，承攬人(rén)應當對定做人(rén)是否享有注冊商标專用權進行審查。未盡到注意義務加工(gōng)侵犯注冊商标專用權的商品的，承攬人(rén)與定做人(rén)構成共同侵權，應當與定做人(rén)共同承擔損害賠償等責任。"
⁸《金融危機(jī)下的我國(guó)知識産權司法保護政策--知識産權審判如(rú)何應對金融危機(jī)對實體(tǐ)經濟的沖擊暨服務外包法律論壇綜述》 http：//rmfyb.chinacourt.org/public/detail.php?id=12539；轉引自(zì)吳鵬彬《再論涉外定牌加工(gōng)的商标侵權認定》
 

 在2012年(nián)再審的"無印良品案"中，最高人(rén)民(mín)法院指出，涉外定牌加工(gōng)專供出口的商品不屬于商标法項下"商标使用行爲"。理(lǐ)由是盡管委托方通過中國(guó)境内企業加工(gōng)生(shēng)産帶有"無印良品"商标的商品，但(dàn)由于印有該标識的商品并未在中國(guó)境内進行銷售或者宣傳活動，因而并未真正進入中國(guó)市場流通。

最高人(rén)民(mín)法院通過這一案件(jiàn)對涉外定牌加工(gōng)是否構成"商标使用行爲"作(zuò)出了認定，并在司法實踐中對中國(guó)各級法院的案件(jiàn)審理(lǐ)具有指導意義，但(dàn)由于并未通過司法解釋的形式加以确定，由于中國(guó)不是判例法的國(guó)家，因此該案例尚不能作(zuò)爲各級法院必須遵守的判例。此外，最高院是針對涉外定牌加工(gōng)帶有未在國(guó)内注冊的商标的商品是否屬于"商标使用行爲"而進行的認定，而對于涉外定牌加工(gōng)帶有他(tā)人(rén)已注冊商标的商品是否适用同樣的"商标使用行爲"的認定标準尚無明确定論。

（二）行政執法系統對待涉外定牌加工(gōng)侵權認定的态度

在2009年(nián)知識産權論壇上，國(guó)家工(gōng)商總局商标局呂志華副局長介紹說(shuō)，在涉外定牌加工(gōng)中，加工(gōng)企業應審核所加工(gōng)商品的商标是否有合法授權。同時指出，定牌加工(gōng)屬于商标使用的環節。工(gōng)商部門(mén)在對定牌加工(gōng)企業擅自(zì)使用商标的行爲定性時，不考慮主觀上是否明知或者是否造成實際損害，隻要發現擅自(zì)使用即認定侵權。
在該論壇上，海關總署政法司李群英處長指出，對于這一問(wèn)題，海關部門(mén)在執法中采用與工(gōng)商部門(mén)相(xiàng)同的判斷标準。執法部門(mén)的這一觀點與行政執法及時制止侵權行爲的執法目的不無關系。這是行政執法與司法的差異。

（三）中國(guó)司法、執法機(jī)關存在分(fēn)歧的原因及反映出的問(wèn)題

從(cóng)北京高級人(rén)民(mín)法院相(xiàng)關解答的出台删除，到各地司法、執法機(jī)關的分(fēn)歧，可(kě)以看(kàn)出各系統之間和各系統内部對于涉外定牌加工(gōng)侵權認定這一問(wèn)題沒有一個統一的态度，這直接造成了各地對于類似案件(jiàn)的處理(lǐ)結果南(nán)轅北轍。這主要有制度和法律兩方面原因。

從(cóng)制度層面看(kàn)上說(shuō)，我國(guó)知識産權保護采用雙軌制，即行政執法具有相(xiàng)對獨立性，地方工(gōng)商執法機(jī)關的上級機(jī)關是國(guó)家工(gōng)商行政管理(lǐ)局，地方海關的上級機(jī)關是海關總署，加上行政保護地方經濟發展的因素，導緻法院與執法機(jī)關對同樣的案件(jiàn)作(zuò)出不同的認定結論。但(dàn)是，随着行政訴訟案件(jiàn)的增多，法院憑借其司法終裁權使得(de)大(dà)部分(fēn)的行政執法機(jī)關的觀點開始與法院趨向一緻，或者使得(de)執法機(jī)關（海關）開始引導糾紛的雙方通過司法途徑解決紛争。

 從(cóng)法律上說(shuō)，造成這一問(wèn)題的原因在于：

1. 定牌加工(gōng)概念不明

首先，定牌加工(gōng)尚缺少權威的界定。在以往案件(jiàn)中定牌加工(gōng)行爲也并非全屬于同一種類型，例如(rú)，存在加工(gōng)型和加工(gōng)銷售複合型、直接定牌加工(gōng)和間接定牌加工(gōng)等等。其次，對于定牌加工(gōng)的加工(gōng)方在資質、與委托方的關系(如(rú)投資關系、授權關系)等等問(wèn)題都(dōu)缺少統一的規定。在實踐中存在有許多打着"定牌加工(gōng)"的旗号進行商标許可(kě)或商品銷售的情形。如(rú)果"定牌加工(gōng)"被打造成赦免上述僞定牌加工(gōng)行爲的尚方寶劍的話(huà)，那麽會使這些僞定牌加工(gōng)的行爲人(rén)鑽法律的空子，成功逃脫侵權責任的承擔，這亦是北京高院删除上述解答的主要原因之一。

2.涉外定牌加工(gōng)無明确侵權認定标準

雖然在2014年(nián)5月1日(rì)正式生(shēng)效的新《商标法》第57條關于商标侵權判定的條款中明确将"混淆理(lǐ)論"納入其中，規定"有下列行爲之一的，均屬侵犯注冊商标專用權：（一）未經商标注冊人(rén)的許可(kě)，在同一種商品上使用與其注冊商标相(xiàng)同的商标的；（二）未經商标注冊人(rén)的許可(kě)，在同一種商品上使用與其注冊商标近似的商标，或者在類似商品上使用與其注冊商标相(xiàng)同或者近似的商标，容易導緻混淆的"。

但(dàn)是該條款在實踐中尚未起到應有的效果：首先，新《商标法》和新《商标法實施條例》未對"混淆理(lǐ)論"的判定标準、适用條款進行細化和解釋，在實踐中很難把握；其次，從(cóng)新法實施後法院對案件(jiàn)的處理(lǐ)态度來(lái)看(kàn)，法院對涉外定牌加工(gōng)是否構成侵權并不依據新法第57條進行判斷，而是将涉外定牌加工(gōng)作(zuò)爲一個例外情形--依照(zhào)是否構成涉外定牌加工(gōng)，國(guó)内加工(gōng)方是否盡到合理(lǐ)的注意義務的思路(lù)進行判斷。是否構成涉外定牌加工(gōng)主要是從(cóng)該涉外定牌加工(gōng)的商品是否會搶占國(guó)内商标注冊人(rén)的市場份額，是否會給商标注冊人(rén)産生(shēng)不良影(yǐng)響的角度進行判斷。國(guó)内加工(gōng)方是否盡到合理(lǐ)的注意義務則是從(cóng)加工(gōng)方是否審查了委托方的權利文件(jiàn)，是否簽署委托加工(gōng)合同等方面綜合考量。但(dàn)是這一判斷思路(lù)由于尚無法律依據支持，很難保證在各地法院處理(lǐ)的一緻性。

三、 涉外定牌加工(gōng)商标侵權判定的應有思路(lù)

由于商标侵權主要的認定要素是對商标的使用，如(rú)何應對涉外定牌加工(gōng)中的商标侵權問(wèn)題，關鍵點在于理(lǐ)清涉外定牌加工(gōng)行爲是否構成商标法意義上的"使用"這一問(wèn)題。

（一）加工(gōng)方與委托方的關系

加工(gōng)方與委托方的法律關系認定問(wèn)題關系到侵權主體(tǐ)和責任承擔的判定。有觀點認爲，定牌加工(gōng)的交貨行爲實際上屬于買賣行爲，加工(gōng)方與委托方構成銷售關系。對此，筆者認爲，銷售關系的前提是雙方以口頭或者書(shū)面的形式簽訂了買賣合同，加工(gōng)方與委托方之間簽訂的是定牌加工(gōng)合同，屬于承攬合同的範圍。承攬合同是承攬人(rén)依照(zhào)定做人(rén)的要求完成工(gōng)作(zuò)，交付工(gōng)作(zuò)成果，有定作(zuò)人(rén)給付報酬的合同，屬于勞務類合同，是一種勞動力的租賃。 ⁹對于涉外定牌加工(gōng)中，加工(gōng)方與委托方的定做法律關系屬于承攬，各界沒有争論。在北京高院的《解答2006》中也采用了"定作(zuò)人(rén)"與"承攬人(rén)"的概念。依據國(guó)際慣例，跨國(guó)承攬活動中的勞動力租賃可(kě)以視爲委托方自(zì)己的勞動，即加工(gōng)方在委托方所在國(guó)進行加工(gōng)生(shēng)産，即勞務輸出。

⁹王紅(hóng)亮：《承攬合同、建設工(gōng)程合同》，中國(guó)法制出版社2000年(nián)版，第1-2頁。

 （二）是否把造成混淆作(zuò)爲判斷商标侵權的主要條件(jiàn)

對于涉外定牌加工(gōng)是否需要援引混淆可(kě)能性的問(wèn)題，各界的觀點尚不統一。一種觀點認爲"混淆的可(kě)能性"是在商品與商标不相(xiàng)同或者不完全相(xiàng)同時，判定商品是否類似、商标是否近似的判斷标準，并非商标侵權的一般構成要件(jiàn)。在相(xiàng)同商品上使用相(xiàng)同商标（即"雙相(xiàng)同"）即認定侵權的規定，認爲不需要考慮混淆可(kě)能性。歐盟即采用這一觀點：根據歐盟商标法（《共同體(tǐ)商标條例》第9條第1款、《歐盟商标指令》第5條第1款），在相(xiàng)同的商品或服務上使用相(xiàng)同的商标時，對商标的保護是絕對的，不要求混淆；隻有在商标近似或者商品類似時，才必須結合混淆可(kě)能性來(lái)解釋相(xiàng)似或者類似的概念。 ¹⁰2009年(nián)頒布的《最高人(rén)民(mín)法院關于當前經濟形勢下知識産權審判服務大(dà)局若幹問(wèn)題的意見(jiàn)》第六條規定，未經商标注冊人(rén)許可(kě)，在同一種商品上使用與其注冊商标相(xiàng)同商标的，除構成正當合理(lǐ)使用的情形外，認定侵權行爲時不需要考慮混淆因素。這一規定是以浙江省高院爲代表的許多法院判定涉外定牌加工(gōng)構成侵權的法律依據。

另一種觀點則是将新商标法關于"雙相(xiàng)同"的規定解讀(dú)爲"推定混淆"，也就(jiù)是說(shuō)在"雙相(xiàng)同"的情形下，"可(kě)能混淆"仍然是判定侵權的一個隐含條件(jiàn)。如(rú)果有明确的證據能夠證明不存在混淆可(kě)能性，即可(kě)以認定爲不侵權。這一種觀點源自(zì)《TRIPS協定》第16條第1款的規定，"在對相(xiàng)同貨物或服務使用相(xiàng)同标記的情況下，應推定存在混淆的可(kě)能性。"，美國(guó)的商标法也将"混淆的可(kě)能性"作(zuò)爲認定侵權的必要條件(jiàn)。

筆者認爲，新商标法關于"雙相(xiàng)同"情形的侵權認定未納入推定混淆要求，體(tǐ)現了商标法對商标權保護的加強，即給予"雙相(xiàng)同"情形下的商标權以絕對保護，不再考慮混淆的可(kě)能性。當前仍有人(rén)将該項規定解讀(dú)爲推定混淆，而未從(cóng)摒棄混淆的角度理(lǐ)解，這種解讀(dú)顯然是值得(de)商榷的。無論是從(cóng)該項規定的上下條文對比，我國(guó)保護注冊商标的立法史還(hái)是從(cóng)比較法的角度，都(dōu)不能做如(rú)此解讀(dú)。  

¹⁰張偉君 魏立舟 趙 勇：《涉外定牌加工(gōng)在商标法中的法律性質--兼論商标侵權構成的判定》，《中國(guó)知識産權》2014年(nián)第二期

 ¹¹當然，給予"雙相(xiàng)同"情形下的商标權以絕對保護，也是有條件(jiàn)的，即首先構成商标法項下的使用。

（三）涉外定牌加工(gōng)中"商标使用"行爲的界定

對于涉外定牌加工(gōng)是否屬于商标法項下的使用，各界觀點不一。持否定态度的一方認爲，涉外定牌加工(gōng)的商品全部銷往國(guó)外，并未進入我國(guó)的流通領域，不會被我國(guó)的相(xiàng)關公衆所接觸到，因此，這樣的商标使用方式并未發揮區分(fēn)商品來(lái)源的作(zuò)用，不屬于商标法項下的使用。而持肯定态度的一方則主張，相(xiàng)關公衆應當包含參與涉外定牌加工(gōng)的生(shēng)産和流通活動的相(xiàng)關經營者。即使涉外定牌加工(gōng)的商品全部銷往國(guó)外，但(dàn)是由于境内的該部分(fēn)相(xiàng)關公衆能夠接觸到并且能夠通過其所貼附的商标識别商品來(lái)源，因此涉外定牌加工(gōng)屬于商标法項下的使用。

前文之所以探討(tǎo)加工(gōng)方與委托方的關系，是因爲雙方間合同性質的界定對于判斷涉外定牌加工(gōng)中的"商标使用"行爲是否構成商标法意義上的"使用"至關重要。如(rú)果加工(gōng)方與委托方的關系被定義爲銷售關系，那麽雙方的行爲必然屬于商業活動，涉外定牌加工(gōng)就(jiù)構成商标法意義上的使用。但(dàn)是如(rú)果加工(gōng)方的行爲實際爲勞務輸出行爲，那麽加工(gōng)方将完成的商品交付給委托方的行爲不會構成流通領域的銷售行爲，自(zì)然排除了通過銷售商品而構成商标法意義上的使用的可(kě)能性。同時，由于涉外定牌加工(gōng)的商品，全部用于出口而未在國(guó)内市場上流通，雖然相(xiàng)關商品上也有貼附商标标識，但(dàn)是由于未體(tǐ)現公開性和商業性，因而在承攬關系下的涉外定牌加工(gōng)行爲不屬于商标法意義上的使用。既然該行爲不構成商标法意義上的使用，也就(jiù)不可(kě)能構成商标侵權。

筆者認爲，涉外定牌加工(gōng)是否屬于商标法項下的使用應當從(cóng)公開使用的角度出發結合商标的地域性原則進行分(fēn)析。

首先，"商标法意義上的使用"應當以符合公開使用的要求爲共識。所謂公開使用是指以附着商标的商品或者服務進入商業流通領域，從(cóng)而使不特定多數的相(xiàng)關消費者能夠獲知的方式使用。 ¹²在2007年(nián)"康王"商标撤銷一案中，最高法院對于審理(lǐ)法院提出的有關原《商标法》第四十四條第一款第四項規定的有關"使用"的答複中指出，"商标法意義上的使用，即在商業活動中公開、真實、合法地使用商标來(lái)标示商品的來(lái)源，以便使相(xiàng)關公衆能夠據此區分(fēn)提供商品的不同市場主體(tǐ)的行爲。"這一答複得(de)到了新《商标法》的支持。 新《商标法》第四十八條規定，本法所稱商标的使用，包括将商标用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者将商标用于廣告宣傳、展覽以及其他(tā)商業活動中，用于區分(fēn)商品來(lái)源的行爲。因此，商标法意義上的使用應當是在商業活動中的使用，即相(xiàng)關商品進入到了市場流通領域。商品進入流通領域不僅指産品客觀上存在于流通領域的事(shì)實狀态，而且要求商标使用人(rén)具有銷售該商品的主觀意圖。我國(guó)台灣地區商标法就(jiù)明确規定了商标使用應當以行銷爲目的。 ¹³然而，涉外定牌加工(gōng)生(shēng)産和運輸過程中的相(xiàng)關經營者并不以銷售該商品爲目的，此類活動中的商标顯然不屬于商标的公開使用。

¹¹孔祥俊：新修訂商标法适用的幾個問(wèn)題（下）人(rén)民(mín)法院報 2014-6-25
¹²戴怡婷：貼牌加工(gōng)不宜視爲商标法意義上的使用--新商标法第三十二條視野下的思考 中華商标第2014年(nián)第7期
¹³《台灣商标法》第五條規定：本法所稱商标之使用，指爲行銷之目的，将商标用于商品、服務或其有關之物件(jiàn)，或利用平面圖像、數位影(yǐng)音、電子媒體(tǐ)或其他(tā)媒介物足以使相(xiàng)關消費者認識其爲商标。

其次，商标具有地域性，相(xiàng)同或類似商品上的相(xiàng)同或近似商标在不同法域中歸屬于不同的權利主體(tǐ)是極爲普遍的現象,在國(guó)外注冊的商标其效力不及于中國(guó)法域。我國(guó)商标法所規定的商标的使用必然僅針對中國(guó)大(dà)陸地區的相(xiàng)關公衆。這種全部用于境外銷售、在中國(guó)境内不進入市場流通領域的附加商标（"貼牌"）行爲在中國(guó)境内不具有識别商品來(lái)源的功能，因而不屬于商标使用行爲。¹⁴

綜上，涉外定牌加工(gōng)的産品并未進入中國(guó)流通領域，其商标并不發揮識别功能，因而不屬于商标法項下的使用。

實際上，在商标法修訂過程中，涉外定牌加工(gōng)侵權問(wèn)題曾在最初的修訂稿中有過體(tǐ)現，但(dàn)是最終被删除。這與涉外定牌加工(gōng)問(wèn)題本身(shēn)涉及多方面因素有關，但(dàn)是如(rú)果對該問(wèn)題不以成文法的形式加以明确适用，仍會導緻實踐中同案不同判現象的出現。

因此，筆者建議(yì)以司法解釋的形式對涉外定牌加工(gōng)侵權認定問(wèn)題所涉及的主要内容，如(rú)委托方是否在域外享有商标權、出口國(guó)與商标權所屬國(guó)是否一緻、定牌加工(gōng)商品是否在域内流通等，作(zuò)爲侵權判定的考量要素，以明晰法律，保證法律适用的統一。

¹⁴孔祥俊：新修訂商标法适用的幾個問(wèn)題（下）人(rén)民(mín)法院報 2014-6-25

 四、 司法、執法系統的最新态度

（一）司法系統對待涉外定牌加工(gōng)侵權認定的最新态度

通過對2013年(nián)以來(lái)的法院判決分(fēn)析，針對涉外定牌加工(gōng)案件(jiàn)，法院系統已經從(cóng)一刀切的認定侵權或者認定不侵權，轉變爲有條件(jiàn)的認定不侵權。如(rú)果加工(gōng)方能夠舉證證明其已經對委托方的商标權履行了審查義務，并且能夠證明涉嫌侵權貨物全部出口委托方享有商标權利的域外，不在中國(guó)境内銷售，衆多法院會據此認定，涉嫌侵權貨物所貼商标并未發揮商品來(lái)源的識别意義，不會損害國(guó)内商标權利人(rén)的利益，進而不構成商标侵權。

案例三¹⁵

2013年(nián)，在蘇州市協安貿易有限公司訴鳄魚恤有限公司确認不侵犯商标權之訴中，原告出口日(rì)本的帶有"CROCODILE"商标的服裝被上海海關查扣，經調查上海海關開具《侵權嫌疑貨物知識産權狀況認定通知書(shū)》，對原告該批貨物不能認定是否侵犯被告的"CROCODILE"商标專用權。被告在被告知此次查扣事(shì)件(jiàn)之後，并未采取任何法律行動，上海海關在期滿後，對原告的該批貨物予以放(fàng)行。原告爲避免此類查扣事(shì)件(jiàn)的再次發生(shēng)，向法院提起确認不侵權之訴。一審法院在審理(lǐ)後認爲，原告加工(gōng)的商品全部出口給日(rì)本委托方，不在中國(guó)境内銷售，中國(guó)的相(xiàng)關公衆在國(guó)内不可(kě)能接觸到涉案貨物，涉案貨物所貼商标隻在中國(guó)境外具有商品來(lái)源的識别意義，并不在我國(guó)國(guó)内市場發揮識别商品來(lái)源的功能，并且吊牌及洗熨标上并無原告的任何信息，故涉案貨物在日(rì)本銷售不會造成國(guó)内相(xiàng)關公衆對服裝來(lái)源的混淆、誤認。一審法院最終認定原告不侵權。

案例四¹⁶

在2013年(nián)審結的鳄魚恤公司訴青島瑞田服飾有限公司"CROCODILE"商标侵權上訴案中，山(shān)東省高院持有與案例一中上海法院相(xiàng)同的态度，認爲涉外定牌加工(gōng)不在中國(guó)市場流通的産品的行爲不構成商标侵權。 

¹⁵參見(jiàn)上海市浦東新區人(rén)民(mín)法院民(mín)事(shì)判決書(shū)，（2013）浦民(mín)三知初字第336号
¹⁶參見(jiàn)山(shān)東省高級人(rén)民(mín)法院民(mín)事(shì)判決書(shū)，（2012）魯民(mín)三終字第81号

在江美峰訴長林五金制品有限公司上訴案¹⁷中，廣東省高院以長林五金制品有限公司的涉外定牌加工(gōng)行爲不構成商标性使用爲由，認定被告不侵權。

（二）執法系統對待涉外定牌加工(gōng)侵權認定的最新态度

雖然司法部門(mén)對于涉外定牌加工(gōng)是否構成侵權的态度逐漸明朗，但(dàn)是其判斷的标準尚未通過法律的形式加以确定。爲避免不必要的行政訴訟，目前，海關部門(mén)在執法中對于查扣的涉外定牌加工(gōng)的貨物統一采用下發《侵權嫌疑貨物知識産權狀況認定通知書(shū)》的形式，對涉嫌貨物做出不能認定侵權的裁定，迫使對此裁定不服的國(guó)内商标權利人(rén)通過民(mín)事(shì)訴訟途徑解決糾紛。這一原則在上文所述的蘇州市協安貿易有限公司訴鳄魚恤有限公司确認不侵犯商标權之訴中得(de)到了很好的體(tǐ)現。

當然海關部門(mén)并非機(jī)械的做出"不認定侵權"的裁定，而是參考如(rú)下條件(jiàn)：首先，被查扣貨物的權利人(rén)（即定牌加工(gōng)的加工(gōng)方）盡到了合理(lǐ)的注意義務，如(rú)對委托方的國(guó)外商标權利進行核實；其次，被查扣貨物全部銷往委托方享有權利的境外。

五、 結語：涉外定牌加工(gōng)的委托方和加工(gōng)方的應對建議(yì)

 正如(rú)上文提及的涉外定牌加工(gōng)行爲不構成商标侵權的觀點也是中國(guó)目前司法實踐中爲多數法院所支持的觀點，但(dàn)是基于法律的滞後性和司法實踐仍不統一的現狀，外國(guó)企業在與中國(guó)國(guó)内企業在進行定牌加工(gōng)貿易時應當采取有效措施減少或避免商标侵權的風(fēng)險，并在産生(shēng)商标侵權行爲糾紛時聘請(qǐng)專業律師(shī)積極應對，争取最有利的裁判結果。

（一）委托方的應對對策

案例五

美國(guó)某禮品公司常年(nián)委托中國(guó)企業生(shēng)産帶有某英文商标的商品，随後其中一個生(shēng)産商在中國(guó)搶注了其商标，并以此要求該美國(guó)公司高價購(gòu)回該商标，否則即對美國(guó)公司在中國(guó)的生(shēng)産行爲和出口行爲進行侵權投訴，嚴重影(yǐng)響了美國(guó)公司在中國(guó)的生(shēng)産和美國(guó)的銷售。此類案件(jiàn)在涉外定牌加工(gōng)行業并不少見(jiàn)。

¹⁷參見(jiàn)廣東省高級人(rén)民(mín)法院民(mín)事(shì)判決書(shū)，（2013）粵高法民(mín)三終字第148号

避免相(xiàng)關法律風(fēng)險，作(zuò)者建議(yì)在中國(guó)進行定牌加工(gōng)的委托方采取如(rú)下措施積極應對：

第一，積極在中國(guó)進行商标注冊。

由于中國(guó)商标法以申請(qǐng)在先而非使用在先爲原則，在實踐中，加工(gōng)方據此惡意搶注委托方在先使用商标的情況頻發。

通常來(lái)講，惡意搶注是加工(gōng)方在未與委托方進行事(shì)前溝通的情況下，率先注冊委托方商标的情形。上述加工(gōng)方多數是在與委托進行貿易合作(zuò)的過程中，對委托方企業有了較爲細緻的了解，意識到其商标的潛在價值。在這種情況下，爲了謀取不正當的利益而搶注定牌商标。這些加工(gōng)企業在搶注商标後，主要的牟利方式是強迫委托方與其長期合作(zuò)或者要求委托方高價收購(gòu)商标；或者自(zì)行生(shēng)産、銷售與委托方相(xiàng)同類型的産品。如(rú)果企業有意向與中國(guó)企業進行長期的定牌加工(gōng)貿易，那麽進行商标注冊是有效預防加工(gōng)方或第三人(rén)惡意搶注商标的有效措施。

第二，與加工(gōng)方約定瑕疵品處理(lǐ)的條款。

如(rú)果委托方并未與加工(gōng)方對加工(gōng)過程中産生(shēng)的帶有定牌商标的瑕疵品的處理(lǐ)進行約定，那麽加工(gōng)方就(jiù)可(kě)能将瑕疵品轉入流通領域進行銷售。這一事(shì)實可(kě)能成爲将來(lái)侵權訴訟中對委托方不利的證據。因此，爲避免此類事(shì)件(jiàn)的發生(shēng)，在加工(gōng)承攬合同中約定瑕疵品銷毀或回收的條款是避免此類事(shì)件(jiàn)發生(shēng)的有效手段。

第三，出口海關的選擇。

出口海關的不同，決定了管轄法院的不同。鑒于各地法院對于涉外定牌加工(gōng)是否構成商标侵權的執法标準不完全一緻，因此，委托方在進行商品出口時，應當審慎選擇出口的海關。盡量選擇對于涉外定牌加工(gōng)不構成侵權态度比較明确法院所在的海關，是降低風(fēng)險的有效途徑。

第四，通過合同約定避免糾紛的發生(shēng)。

爲來(lái)往貿易的便利，許多國(guó)外企業紛紛在中國(guó)設立子公司。許多子公司在成立後，即就(jiù)母公司的商标申請(qǐng)商标注冊。由于子公司的獨立法人(rén)地位，其申請(qǐng)的商标母公司在未經授權的情況下，無權使用。這直接導緻了本文開始的案件(jiàn)一的發生(shēng)。因此，筆者建議(yì)作(zuò)爲委托方的國(guó)外企業在中國(guó)設立子公司時，應當對于母公司所擁有的商标在中國(guó)進行注冊的問(wèn)題進行特别約定，以避免糾紛的發生(shēng)。

（二）國(guó)内加工(gōng)方的應對對策

案例六

尼日(rì)利亞某公司委托常州某廠(chǎng)定牌加工(gōng)一批帶有"MARK"商标标記的汽車配件(jiàn)，委托方提供了該商标在尼日(rì)利亞的注冊證和使用授權書(shū)，常州某廠(chǎng)認爲手續齊全，便開始安排生(shēng)産。不久，該工(gōng)廠(chǎng)就(jiù)被美國(guó)一公司舉報涉嫌侵犯其在中國(guó)的注冊商标專用權，常州工(gōng)商進行了調查，并認定常州該工(gōng)廠(chǎng)構成商标侵權，并封存了侵權産品。該工(gōng)廠(chǎng)不解的是既然美國(guó)公司在尼日(rì)利亞沒有商标注冊，而委托加工(gōng)的汽車配件(jiàn)全部出口尼日(rì)利亞，并不會對美國(guó)公司造成任何實際損失，爲什麽會構成侵權呢(ne)？在我國(guó)商标法對涉外定牌加工(gōng)是否構成侵權無明确規定的情況下，這一問(wèn)題尚無法得(de)出明确的結論。

作(zuò)爲知識産權專業人(rén)士，我們建議(yì)中國(guó)加工(gōng)企業通過下列措施避免上述風(fēng)險。

第一，增強法律意識。

加工(gōng)方首先應當做的是樹(shù)立誠實信用的經營理(lǐ)念，并通過聘用法律顧問(wèn)、組織商标法培訓等等方式，增強員(yuán)工(gōng)的法律意識和風(fēng)險防控意識，避免侵犯他(tā)人(rén)的商标權。

第二，簽訂并妥善保管書(shū)面委托加工(gōng)合同。

有些生(shēng)産企業進行定牌加工(gōng)貿易，僅憑口頭約定，連基本的合同都(dōu)不簽訂。因此，爲明确雙方權責，制定書(shū)面合同，并就(jiù)委托方的商标涉及到侵權時的責任承擔問(wèn)題進行約定，以最大(dà)限度地保護自(zì)己的權益。同時，對于書(shū)面委托加工(gōng)合同的妥善保管，可(kě)以有效減輕加工(gōng)方在後期訴訟時，證明自(zì)身(shēn)審查義務的舉證負擔。

第三，審查委托方的商标權屬證明文件(jiàn)。

加工(gōng)方在與委托方簽訂委托合同之前，應當對委托方的商标權進行審查。在具體(tǐ)操作(zuò)上，首先，可(kě)以要求對方提供注冊商标權利證書(shū)的原件(jiàn)；其次，根據證書(shū)上的商标号碼在商标局所鏈接的網站(zhàn)上進行核實，并審查核定使用商品的範圍，以确保加工(gōng)商品是否在核定使用的商品範圍内；最後，核查商标證書(shū)的有效期，保證商标注冊證書(shū)的有效性。如(rú)果委托方所委托定牌商标在中國(guó)爲他(tā)人(rén)所注冊，則需要要求委托方提供其他(tā)權利證明，通常是相(xiàng)關的商标使用許可(kě)合同及國(guó)外商标注冊證明文件(jiàn)。對于許可(kě)合同應當從(cóng)注冊商品類别與委托加工(gōng)商品是否一緻、許可(kě)使用的地域範圍、許可(kě)使用的時間是否屆滿等方面進行審查。