一、“技術(shù)問(wèn)題”在各個主要無效理(lǐ)由中的相(xiàng)關規定和作(zuò)用
《專利法》第二十六條第三款規定:說(shuō)明書(shū)應當對發明或者實用新型作(zuò)出清楚、完整的說(shuō)明,以所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠實現爲準。
《專利審查指南(nán)》對此的相(xiàng)關規定爲:所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠實現,是指所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)按照(zhào)說(shuō)明書(shū)記載的内容,就(jiù)能夠實現該發明或者實用新型的技術(shù)方案,解決其技術(shù)問(wèn)題,并且産生(shēng)預期的技術(shù)效果。
《專利法》第二十六條第四款規定:權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)爲依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。
《專利審查指南(nán)》對此的相(xiàng)關規定:如(rú)果權利要求的概括使所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)有理(lǐ)由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題,并達到相(xiàng)同的技術(shù)效果,則應當認爲該權利要求沒有得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持。對于這些情況,審查員(yuán)應當根據專利法第二十六條第四款的規定,以權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)的支持爲理(lǐ)由,要求申請(qǐng)人(rén)修改權利要求。
《專利法實施細則》第二十條第二款規定:獨立權利要求應當從(cóng)整體(tǐ)上反映發明或者實用新型的技術(shù)方案,記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”。《專利審查指南(nán)》對此的相(xiàng)關規定爲“必要技術(shù)特征是指,發明或者實用新型爲解決其技術(shù)問(wèn)題所不可(kě)缺少的技術(shù)特征,其總和足以構成發明或者實用新型的技術(shù)方案,使之區别于背景技術(shù)中所述的其他(tā)技術(shù)方案。
《專利法》第二十二條第三款規定:創造性,是指與現有技術(shù)相(xiàng)比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。
《專利審查指南(nán)》對三步法第二步的相(xiàng)關規定爲:
(2)确定發明的區别特征和發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題:在審查中應當客觀分(fēn)析并确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題。
爲此,首先應當分(fēn)析要求保護的發明與最接近的現有技術(shù)相(xiàng)比有哪些區别特征,然後根據該區别特征在要求保護的發明中所能達到的技術(shù)效果确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題。
從(cóng)這個意義上說(shuō),發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題,是指爲獲得(de)更好的技術(shù)效果而需對最接近的現有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務。
審查過程中,由于審查員(yuán)所認定的最接近的現有技術(shù)可(kě)能不同于申請(qǐng)人(rén)在說(shuō)明書(shū)中所描述的現有技術(shù),因此,基于最接近的現有技術(shù)重新确定的該發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題,可(kě)能不同于說(shuō)明書(shū)中所描述的技術(shù)問(wèn)題;在這種情況下,應當根據審查員(yuán)所認定的最接近的現有技術(shù)重新确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題。
重新确定的技術(shù)問(wèn)題可(kě)能要依據每項發明的具體(tǐ)情況而定。
作(zuò)爲一個原則,發明的任何技術(shù)效果都(dōu)可(kě)以作(zuò)爲重新确定技術(shù)問(wèn)題的基礎,隻要本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)從(cóng)該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中所記載的内容能夠得(de)知該技術(shù)效果即可(kě)。
對于功能上彼此相(xiàng)互支持、存在相(xiàng)互作(zuò)用關系的技術(shù)特征,應整體(tǐ)上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術(shù)效果。
二、各項無效理(lǐ)由中“技術(shù)問(wèn)題”之間的異同
由上各項規定可(kě)知,盡管都(dōu)稱爲“技術(shù)問(wèn)題”,但(dàn)其來(lái)源或作(zuò)用不盡相(xiàng)同。
說(shuō)明書(shū)公開不充分(fēn)、權利要求不清楚、權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持、獨立權利要求缺少必要技術(shù)特征中的“技術(shù)問(wèn)題”(下稱“前者”)與創造性中的“技術(shù)問(wèn)題”(下稱“後者”)有着較大(dà)的區别。
前者中的“技術(shù)問(wèn)題”一般是本專利說(shuō)明書(shū)描述或聲稱的技術(shù)問(wèn)題,通常記載在“背景技術(shù)”部分(fēn)的末尾處和“發明内容”或“實用新型内容”部分(fēn)的起始段落,而後者中的“技術(shù)問(wèn)題”是基于創造性評價中最接近的現有技術(shù)重新确定的本專利實際解決的技術(shù)問(wèn)題,該技術(shù)問(wèn)題有可(kě)能是本專利說(shuō)明書(shū)描述或聲稱的技術(shù)問(wèn)題,而更多時候是其他(tā)不同的技術(shù)問(wèn)題。
前者在相(xiàng)關規定中一般稱爲“發明或者實用新型的技術(shù)問(wèn)題”或“發明或者實用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題”,後者一般稱爲“發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題”。
之所以會出現這樣的情況,是因爲前者一般評判的是本專利自(zì)身(shēn)内部的問(wèn)題,不涉及最接近的現有技術(shù)的變更和技術(shù)啓示的判斷,所以僅依據本專利聲稱的技術(shù)問(wèn)題即可(kě)實現評價目的。
而後者在創造性評價中所采用的最接近的現有技術(shù)往往不同于本專利背景技術(shù)中的現有技術(shù),并且需要對區别技術(shù)特征能否應用到該最接近的現有技術(shù)進行技術(shù)啓示判斷,所以必須要根據其區别技術(shù)特征所能達到的技術(shù)效果重新确定技術(shù)問(wèn)題,即本專利實際解決的技術(shù)問(wèn)題。
重新确定本專利實際解決的技術(shù)問(wèn)題屬于創造性評價三步法中的第二步,起到承上啓下的作(zuò)用,是确定非顯而易見(jiàn)性的起點之一,在創造性評價中有着非常關鍵的作(zuò)用。
綜上,技術(shù)問(wèn)題在專利中有着靈魂式的作(zuò)用,其不僅是産生(shēng)專利創新的起點,也與發明構思一脈相(xiàng)承,抓住技術(shù)問(wèn)題可(kě)以更清楚地理(lǐ)解發明實質。進而能在專利無效程序中靈活地适用各項無效理(lǐ)由,避免産生(shēng)死搬硬套、機(jī)械僵化的問(wèn)題。