2021年(nián)1月6日(rì)，美國(guó)佐治亞州北區（亞特蘭大(dà)）聯邦地方法院對PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權訴訟案，準許了原告與被告之間達成的主動撤訴協議(yì)，将該案予以結案[１]。而這離(lí)該訴訟案原告方的起訴日(rì)期剛剛過去(qù)9個月，爲何此案能在如(rú)此短(duǎn)的時間内偃旗息鼓？這歸功于案件(jiàn)中的被告方很好地利用了美國(guó)專利法律體(tǐ)系中的“專利不可(kě)執行（unenforceable）”制度。

首先讓我們先來(lái)看(kàn)一下該案的進展過程。PureCircle是總部設于美國(guó)伊利諾伊州韋斯切斯特的全球食品和飲料行業甜菊甜味劑的主要生(shēng)産供應商和創新機(jī)構之一。2020年(nián)4月6日(rì)，隸屬于PureCircle的美國(guó)子公司PureCircle USA Inc.和馬來(lái)西亞子公司PureCircle Sdn Bhd（以下統稱“PureCircle公司”或“原告方”）作(zuò)爲共同原告向美國(guó)佐治亞州北區聯邦地方法院提交了起訴狀，起訴被告方Almendra Americas LLC和Almendra(Thailand) Company Limited（以下統稱“Almendra公司”或“被告方”）未經許可(kě)生(shēng)産、銷售的Steviarome®産品，侵犯其名稱爲“作(zuò)爲風(fēng)味調節劑的糖基化甜菊醇糖苷”的US10,398,160号專利權（以下簡稱“160号專利”）。涉案專利授權日(rì)期爲2019年(nián)9月3日(rì)，申請(qǐng)日(rì)爲2017年(nián)2月20日(rì)。Almendra是一家總部位于新加坡的天然甜味劑和調味料行業公司，緻力于研發和提供具有可(kě)調節特性的調味品，解決低糖食品和飲料複雜的口味挑戰，其産品在泰國(guó)制造，面向全球客戶銷售。此次被推上被告席的是Almendra屬下的美國(guó)子公司與泰國(guó)子公司。

被告方在向法院請(qǐng)求了延期答辯後，于2020年(nián)7月23日(rì)提交了答辯狀，同時針對原告方在同一法院提起了反訴。2020年(nián)9月3日(rì)被告方向法院提交了補充修改後的答辯狀與反訴狀。

在被告方的答辯狀中，Almendra公司請(qǐng)求法院駁回原告方PureCircle公司的起訴，判決被告方不侵權，裁定原告方專利無效，判決原告方的160号專利的權利要求不可(kě)執行（the claims of the asserted patent are unenforceable），判令原告方承擔案件(jiàn)律師(shī)費與相(xiàng)應支出。

其主張原告方專利權不可(kě)執行的理(lǐ)由爲，作(zuò)爲專利權人(rén)的原告方通過其發明人(rén)及其代理(lǐ)律師(shī)在專利授權過程中違反誠信原則，有不正當行爲。關于此項指控，被告方在其反訴狀中提供了如(rú)下所述的具體(tǐ)理(lǐ)由及相(xiàng)應證據。

本專利侵權訴訟案中的原告方主張權利的160号專利要求了US9,107,436号美國(guó)專利（以下簡稱“436号專利”）的優先權，原告方通過其專利代理(lǐ)律師(shī)，在436号專利與160号專利的申請(qǐng)審查過程中有故意掩藏作(zuò)爲現有技術(shù)對比文件(jiàn)的不正當行爲。

在2014年(nián)6月6日(rì)前後的436号專利申請(qǐng)審查期間，爲滿足申請(qǐng)人(rén)必須在專利申請(qǐng)過程中提供任何其已知現有技術(shù)參考文件(jiàn)（Information Disclosure Statement, IDS）的規定，原告方作(zuò)爲專利申請(qǐng)人(rén)向美國(guó)專利商标局（USPTO）提交了多達1200頁的250篇現有技術(shù)參考文件(jiàn)，包括26篇美國(guó)專利文獻，79篇美國(guó)專利申請(qǐng)公開文獻，70篇美國(guó)之外的其他(tā)國(guó)家專利文獻，和63篇非專利類公開出版物。該案代理(lǐ)律師(shī)明知USPTO審查員(yuán)不可(kě)能有足夠的時間閱讀(dú)完這些現有技術(shù)文件(jiàn)，且在專利審查員(yuán)要求其指出這些現有技術(shù)參考文件(jiàn)中，哪些是與專利申請(qǐng)的可(kě)專利性最相(xiàng)關的文件(jiàn)時，明确拒絕指定文件(jiàn)。

在2015年(nián)1月29日(rì)美國(guó)專利商标局發出的專利審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員(yuán)告知因IDS文件(jiàn)量太大(dà)，無法全部閱讀(dú)，要求專利申請(qǐng)人(rén)指出哪些是影(yǐng)響涉案專利申請(qǐng)可(kě)專利性最相(xiàng)關的現有技術(shù)參考文件(jiàn)，原告方代理(lǐ)律師(shī)采取了欺騙的不正當手段，對權利要求1進行了修改，将權利要求10中的特征“至少80%的甜菊醇總苷”加入到權利要求1，來(lái)克服本申請(qǐng)可(kě)專利性問(wèn)題。然而，原告方代理(lǐ)律師(shī)明知權利要求10的内容已經在包含在1200頁現有技術(shù)參考文件(jiàn)中的至少一篇日(rì)本說(shuō)明書(shū)與标準中已經披露，也即現有技術(shù)文件(jiàn)“a-Glucosyltransferase Treated Stevia, Japan’s　Specifications and Standards for Food Additives, VIII edition, 2009”中披露有“包含至少80%的甜菊醇總苷”相(xiàng)關的内容。

如(rú)果原告方在436号專利審查過程中不故意掩藏上述現有技術(shù)文件(jiàn)，436号專利就(jiù)不會被授權，從(cóng)而要求其優先權的160号專利也就(jiù)不可(kě)能授權。因此，由于作(zuò)爲專利權人(rén)的原告方在160号專利相(xiàng)關審查過程中，存在故意掩藏對專利申請(qǐng)有實質性影(yǐng)響的現有技術(shù)文件(jiàn)的不正當行爲，欺騙美國(guó)專利商标局而獲得(de)授權的160号專利應當被判定不可(kě)執行。

在被告方Almendra公司的反訴狀中，還(hái)列舉了其他(tā)各項作(zuò)爲專利權人(rén)的原告方及其代理(lǐ)律師(shī)在160号專利審查過程中的不正當行爲。

佐治亞州北區聯邦地方法院于2020年(nián)8月25日(rì)簽發了案件(jiàn)審理(lǐ)進度令，排出了該專利侵權訴訟案件(jiàn)進行證據開示與審理(lǐ)的日(rì)程表。原告方在收到被告方答辯狀與反訴狀後的2020年(nián)10月12日(rì)和11月23日(rì)，曾兩次向法院提出了需要和解談判請(qǐng)求中止本案審理(lǐ)的動議(yì)（Motion to Stay Case）。

2021年(nián)1月4日(rì)，原被告雙方通過各自(zì)的代理(lǐ)律師(shī)簽署了撤訴和解協議(yì)，原告方PureCircle公司主動撤回了對被告方Almendra公司的專利侵權起訴，被告方也撤回了反訴，雙方同意各自(zì)承擔本方的訴訟費用及相(xiàng)應的支出。2021年(nián)1月6日(rì)，美國(guó)佐治亞州北區聯邦地方法院對該專利侵權訴訟案作(zuò)結案處理(lǐ)。

從(cóng)上述案件(jiàn)發展過程來(lái)看(kàn)，很可(kě)能是原告方PureCircle公司顧忌160号專利在美國(guó)專利商标局的審查授權過程中存在不正當行爲，會被法院判定該專利不可(kě)執行，也即被判該專利不能用于維權，故主動撤回了該起專利侵權訴訟。故被告方Almendra公司在最短(duǎn)的時間内利用“專利不可(kě)執行”制度，達到了不戰而屈人(rén)之兵(bīng)的效果，取得(de)侵權訴訟的完勝。

專利權的不可(kě)執行是美國(guó)專利法律體(tǐ)系中的一項特别的規定制度。當專利侵權訴訟中的被告方能夠證明存在涉案專利存在以下一些事(shì)實情況時，其可(kě)以請(qǐng)求法院判定該涉案專利不可(kě)執行：專利權人(rén)在獲得(de)專利權過程中有不正當行爲；專利權人(rén)因懈怠導緻訴訟時效已過；涉案專利适用禁止反悔原則；專利權被濫用等[2]。

而因專利權人(rén)在獲得(de)專利權過程中不正當行爲導緻專利不可(kě)執行的法律基礎，源自(zì)美國(guó)聯邦法典第37編第1.56條（37 C.F.R. § 1.56 Duty to disclose information material to patentability）。其規定：與專利申請(qǐng)的提交和處理(lǐ)相(xiàng)關的每個人(rén)在與美國(guó)專利商标局打交道時都(dōu)有誠實和坦白(bái)的義務，其中包括向專利商标局披露該人(rén)所知對可(kě)專利性具有重要意義的所有信息的義務。實施或企圖欺詐美國(guó)專利商标局的申請(qǐng)，或者由于惡意或故意的不正當行爲而違反披露義務的專利申請(qǐng)，将不會被授予專利權。

在上面介紹的PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權訴訟案中，被告方即是在答辯與反訴中，通過大(dà)量證據來(lái)證明原告方在作(zuò)爲160号專利優先權的436号專利審查授權過程中，存在有故意欺騙美國(guó)專利商标局的不正當行爲，從(cóng)而基于該優先權的160号專利也是通過欺騙的不正當行爲獲得(de)授權的，因而請(qǐng)求法院判定原告方PureCircle公司的涉案專利不可(kě)執行，不得(de)用于主張權利。

依據美國(guó)專利法律制度，雖然在專利申請(qǐng)過程中隻有申請(qǐng)人(rén)及美國(guó)專利商标局兩方參與其中，但(dàn)專利申請(qǐng)的授權會影(yǐng)響到公衆利益。且因爲專利申請(qǐng)與審查是介于專利申請(qǐng)人(rén)與專利商标局之間進行的。具有利害關系的公衆，尤其是申請(qǐng)人(rén)的競争對手，在專利權取得(de)的過程中沒有發言權。此外，美國(guó)專利商标局也并無實驗室、測試儀器、專職科(kē)學家或經濟學家來(lái)評估申請(qǐng)人(rén)所主張實施例的特征及商業成功可(kě)能性。換句話(huà)說(shuō)，除非是特别明顯的情形，例如(rú)因違反不可(kě)改變的物理(lǐ)規律而應依美國(guó)專利法第101條予以駁回，專利商标局不會置疑專利申請(qǐng)人(rén)聲明或陳述的真實性[3]。

由于專利制度有賴于參與者的坦誠布公，因此專利申請(qǐng)人(rén)包括專利申請(qǐng)的代理(lǐ)人(rén)負有真實陳述義務（duty of candor）。申請(qǐng)人(rén)及其代理(lǐ)律師(shī)負有向美國(guó)專利商标局披露所有重要信息的責任。此要求并非表現在可(kě)專利性的法定要件(jiàn)上，而是表現在不得(de)有不正當行爲上。實踐中主張不正當行爲時需要證明的是：一、作(zuò)爲侵權訴訟原告方的專利權人(rén)具有不正當行爲，如(rú)向美國(guó)專利商标局隐匿重要的現有技術(shù)參考文獻等，這些文獻對于可(kě)專利性具有實質性影(yǐng)響；二、專利權人(rén)的上述行爲是故意的。承擔不正當行爲的後果符合帶有監管含義的衡平法則。因而專利權人(rén)在專利申請(qǐng)審查授權過程中的不正當行爲将導緻該專利權的不可(kě)執行。

回望近些年(nián)來(lái)，中國(guó)企業在進軍國(guó)外市場中遭遇的侵權糾紛，尤其是在美國(guó)市場被訴專利侵權的案件(jiàn)越來(lái)越多。據相(xiàng)關統計(jì)數據顯示[4]，2019年(nián)中國(guó)企業涉美專利訴訟案件(jiàn)數量高達294起，包括新立案143起。這些訴訟中中國(guó)企業作(zuò)爲被告的比例占到92%。由于在美國(guó)的專利侵權訴訟耗時較長，整個訴訟過程從(cóng)案件(jiàn)受理(lǐ)與答辯、證據開示、權利要求解釋聽證至陪審團庭審往往需要兩、三年(nián)時間，且參與訴訟成本高昂，需要支付的美國(guó)律師(shī)費與專家證人(rén)費用即高達幾百萬美元，這對作(zuò)爲被告方的中國(guó)企業來(lái)說(shuō)，既影(yǐng)響了正常的市場業務經營，又平添一極大(dà)的經濟負擔。即使是最終原被告雙方能達成和解的情況下，中國(guó)企業往往也是付出了不菲的代價。因此如(rú)何能最大(dà)限度地了解并運用美國(guó)的專利訴訟法律制度與規則，善于從(cóng)訴訟案件(jiàn)程序與實體(tǐ)兩個方面來(lái)争取赢得(de)訴訟，成爲外向型經濟爲主導的國(guó)内企業亟需補上的必修課。

在PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權訴訟案中，被告方Almendra公司充分(fēn)利用了美國(guó)專利法律制度中的專利不可(kě)執行相(xiàng)關規則，通過涉案專利申請(qǐng)審查曆史文檔中挖掘出的大(dà)量專利權人(rén)及其代理(lǐ)律師(shī)不正當行爲的證據，充分(fēn)證明了涉案美國(guó)160号專利涉及不可(kě)執行問(wèn)題（unenforceability），從(cóng)而達到了迫使專利侵權訴訟的原告方主動撤訴的目的。這一高效、經濟的解決專利侵權糾紛策略值得(de)國(guó)内企業進行參考借鑒。另一方面，該案也從(cóng)反面給予在美國(guó)提交專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人(rén)以警示，無論是作(zuò)爲專利申請(qǐng)人(rén)、發明人(rén)、專利律師(shī)還(hái)是其他(tā)相(xiàng)關人(rén)員(yuán)，在進行美國(guó)專利申請(qǐng)包括美國(guó)在内的國(guó)際系列相(xiàng)關專利申請(qǐng)時必須遵守相(xiàng)應的現有技術(shù)披露義務，不得(de)故意掩藏相(xiàng)關現有技術(shù)參考文獻，避免将來(lái)在專利侵權訴訟中可(kě)能遇到的不正當行爲抗辯，增加授權美國(guó)專利的穩定性。

參考文獻

[1]　訴訟案件(jiàn)信息源自(zì)IncoPat全球專利數據庫www.incopat.com

[2]  《PATENT LITIGATION AND STRATEGY》(Fourth Edition) by Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, 2013 LEG. Inc. d/b/a West Academic Publishing

[3]  美國(guó)專利法/鄭勝利、劉江彬編譯. 北京：知識産權出版社，2010.11

[4]  http://beta.www.sohu.com/a/416291991_120389444《2019中國(guó)企業涉美知識産權訴訟報告》國(guó)家海外知識産權糾紛應對指導中心，2020.9