【華源原創】知識産權盡職調查中，爲什麽建議(yì)您引入訴訟性格調查？

時間: 2021-11-09 北京康信華源知識産權咨詢有限公司張曉川宋鳴镝閱讀(dú)量:

在知識産權盡職調查中，特别是FTO調查中，如(rú)果發現企業的待上市産品存在專利侵權風(fēng)險，通常的應對方法包括規避設計(jì)、無效風(fēng)險專利、收購(gòu)風(fēng)險專利、獲得(de)實施許可(kě)或者放(fàng)棄上市等。

此時具體(tǐ)如(rú)何做應對，不妨引入權利人(rén)的訴訟性格調查，以便考量後續具體(tǐ)采取的應對方法既能使得(de)成本較低又能使效果最佳。

何謂訴訟性格調查

性格原本是屬于心理(lǐ)學上的概念，指的是一個人(rén)在對現實的穩定的态度，以及與這種态度相(xiàng)應的、習慣化了的行爲方式中表現出來(lái)的人(rén)格特征。

而風(fēng)險專利的權利人(rén)的訴訟性格，則是指權利人(rén)在面對侵權或訴訟時的态度和行爲方式。

針對權利人(rén)開展訴訟性格調查，預判權利人(rén)在發現專利侵權時是否積極提起侵權訴訟、提起侵權訴訟的時機(jī)、所采取的訴訟策略以及所要求的賠償金額等，從(cóng)而爲企業下一步的決策提供切實可(kě)靠的依據。

訴訟性格調查的内容

針對權利人(rén)的訴訟性格調查主要包括四方面的内容，即專利調查、工(gōng)商信息調查、訴訟曆史調查和訴訟策略調查。

專利調查

訴訟性格調查中的專利調查，是進一步深挖專利的價值，專利在産品中發揮的作(zuò)用，以及是否屬于核心專利等。同時也可(kě)以進行法律狀态分(fēn)析，也就(jiù)是圍繞授權專利的穩定性和在審專利的授權前景進行檢索分(fēn)析（風(fēng)險專利的法律狀态通常單獨進行分(fēn)析）。

首先，在專利數據庫中檢索風(fēng)險專利的權利人(rén)和發明人(rén)就(jiù)相(xiàng)關技術(shù)主題下所布局的其他(tā)專利。根據不同專利間的保護範圍的關系，專利申請(qǐng)時間及繳費狀态、法律狀态（含專利無效宣告、專利權轉讓）等信息，綜合判斷風(fēng)險專利在所屬技術(shù)主題下的技術(shù)作(zuò)用和專利布局地位。

其次，調查權利人(rén)的主要産品及市場規模，風(fēng)險專利所涉産品的銷售量以及在公司收益中的占比。

最後，根據上述調查信息，确認風(fēng)險專利是否涉及權利人(rén)的核心産品和核心專利，權利人(rén)采用風(fēng)險專利進行維權的可(kě)能性大(dà)小。

工(gōng)商信息調查

工(gōng)商信息調查，主要是調查權利人(rén)的股權關系、高管信息、涉訴狀況和行政處罰等。調查的渠道包括國(guó)家企業信用信息公示系統和企業工(gōng)商信息查詢平台，例如(rú)企查查、愛企查和天眼查等。

全面收集權利人(rén)的控股關系、股東信息、股東名下的其他(tā)企業、高管信息以及高管控股企業後，再調查上述企業和人(rén)員(yuán)的涉訴信息，以确認是否經常主動地積極地提起專利侵權訴訟。還(hái)可(kě)以根據權利人(rén)的經營信息和訴訟信息，是否屬于皮包公司或NPE，幫助企業制定下一步的應對策略。

訴訟曆史調查

訴訟曆史調查，主要是調查風(fēng)險專利的權利人(rén)及股東、高管等發起的專利侵權訴訟信息，包括被告工(gōng)商信息、營業狀況、侵權産品、侵權行爲持續時間（或權利人(rén)容忍時間）及判決結果等。

調查的渠道主要是判決書(shū)公開的網站(zhàn)，例如(rú)中國(guó)裁判文書(shū)網、openlaw、北大(dà)法寶和北大(dà)法意等。

通過訴訟曆史調查，把握權利人(rén)在發起侵權訴訟時所針對的侵權方的特性，權利人(rén)在發現或者應當發現侵權行爲後多長時間内會提起訴訟，進一步明确權利人(rén)的訴訟目的是借助打壓侵權行爲從(cóng)而确立自(zì)己的市場地位，還(hái)是僅僅爲了獲得(de)高額侵權賠償。

例如(rú)，日(rì)本企業MTG株式會社在2016和2017年(nián)在我國(guó)發起20餘項侵權訴訟，被訴侵權對象主要集中在廣東和浙江等小商品生(shēng)産商集中的地區，經過維權後侵權行爲明顯減少。

如(rú)果權利人(rén)集中對多個侵權人(rén)提起侵權訴訟，且不計(jì)較法院作(zuò)出的賠償額高低，則表明權利人(rén)打擊侵權的決心較大(dà)，企業盡量進行提前做好無效風(fēng)險專利的準備或進行規避設計(jì)。

訴訟策略調查

訴訟策略調查，主要是從(cóng)判決書(shū)中采集法院、委托律所、涉訴專利與産品、侵權行爲證據、訴求特别是賠償額及計(jì)算方式、權利人(rén)的勝率、是否接受和解（或調解）等。如(rú)果是二審，還(hái)要進一步采集上訴理(lǐ)由和二審法院判決是否支持一審；如(rú)果權利人(rén)敗訴，還(hái)要進一步采集被訴侵權方的抗辯事(shì)實和理(lǐ)由等。

另外，還(hái)要關注現行法律法規的變化。例如(rú)，在幾年(nián)前如(rú)果權利人(rén)沒有足夠的證據能支持其訴求中的賠償額，法院通常會酌情确定一個較低的賠償額，而随着故意侵權懲罰性賠償的确立，以及酌定賠償額上限的提高，也會影(yǐng)響權利人(rén)維權的積極性。

通過訴訟策略調查，可(kě)以對将來(lái)可(kě)能發生(shēng)的侵權訴訟進行預演，充分(fēn)模拟訴訟中的各個環節，預測訴訟結果對企業方有利，還(hái)是對權利人(rén)方有利。

訴訟性格調查的意義

對風(fēng)險專利進行調查，可(kě)以初步判斷權利人(rén)采用風(fēng)險專利進行維權的可(kě)能性大(dà)小；對權利人(rén)的工(gōng)商信息進行調查，可(kě)以初步判斷權利人(rén)是否經常性地進行專利維權；對權利人(rén)的訴訟曆史進行調查，可(kě)以進一步确認權利人(rén)在訴訟中的态度；對權利人(rén)的訴訟策略進行調查，可(kě)以預判可(kě)能發生(shēng)的侵權訴訟結果。

通過對權利人(rén)的訴訟性格進行全面調查，充分(fēn)洞察侵權産品上市後權利人(rén)的動向，以及有可(kě)能承擔的侵權賠償。進一步與進行規避設計(jì)、無效風(fēng)險專利、收購(gòu)風(fēng)險專利、獲得(de)實施許可(kě)或者放(fàng)棄産品上市等應對策略的代價及可(kě)能性進行綜合比較，從(cóng)而爲企業制定相(xiàng)适宜的應對策略。

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