淺析如(rú)何在專利侵權中界定“功能性特征”
時間: 2020-07-07 北京康瑞律師(shī)事(shì)務所 鄭希元 閱讀(dú)量:


專利申請(qǐng)中,專利申請(qǐng)人(rén)爲了争取較大(dà)的保護範圍,通常會在撰寫權利要求時引入功能性特征來(lái)描述其發明創造。


但(dàn)是在專利侵權訴訟中,如(rú)果按照(zhào)一般原則(例如(rú)按照(zhào)本領域通常的含義進行解釋的原則)解釋權利要求中的功能性特征,不僅與其公開的内容和創新的程度不相(xiàng)匹配,還(hái)會對後來(lái)的發明創造者不公平,更會阻礙社會經濟技術(shù)的進步。


因此,在2009年(nián)《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋》中第四條對于功能性特征的保護範圍進行了解釋與說(shuō)明,即對于權利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征,人(rén)民(mín)法院應當結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體(tǐ)實施方式及其等同的實施方式,确定該技術(shù)特征的内容。


從(cóng)上可(kě)以看(kàn)出,如(rú)果一個技術(shù)特征被認定爲功能性特征,則該功能性特征的保護範圍則會被進行限縮性解釋,即根據專利說(shuō)明書(shū)和附圖中該功能(或效果)的具體(tǐ)和等同的實施方式來(lái)界定。


那麽,怎樣的技術(shù)特征屬于功能性特征呢(ne)?


在2016年(nián)《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋(二)》第八條中對于功能性特征及其侵權對比方法作(zuò)了明确規定。


該條第一款規定:“功能性特征,是指對于結構、組分(fēn)、步驟、條件(jiàn)或其之間的關系等,通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術(shù)特征,但(dàn)本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)僅通過閱讀(dú)權利要求即可(kě)直接、明确地确定實現上述功能或者效果的具體(tǐ)實施方式的除外。”


該條第二款規定:“與說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可(kě)缺少的技術(shù)特征相(xiàng)比,被訴侵權技術(shù)方案的相(xiàng)應技術(shù)特征是以基本相(xiàng)同的手段,實現相(xiàng)同的功能,達到相(xiàng)同的效果,且本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)在被訴侵權行爲發生(shēng)時無需經過創造性勞動就(jiù)能夠聯想到的,人(rén)民(mín)法院應當認定該相(xiàng)應技術(shù)特征與功能性特征相(xiàng)同或者等同。” 

 

從(cóng)上可(kě)以看(kàn)出,功能性特征應當具備兩個構成要件(jiàn):


一是存在對于結構、組分(fēn)、步驟、條件(jiàn)或其之間的關系等所起的作(zuò)用、功能或者效果的描述;


二是描述該作(zuò)用、功能或者效果的術(shù)語不是所屬領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所普遍知曉的。


那麽,如(rú)果技術(shù)特征表現爲“方位或結構+功能性描述的形式”時,那麽這樣的技術(shù)特征是否屬于功能性特征呢(ne)?


在“上訴人(rén)廈門(mén)盧卡斯汽車配件(jiàn)有限公司(以下簡稱盧卡斯公司)、廈門(mén)富可(kě)汽車配件(jiàn)有限公司(以下簡稱富可(kě)公司)因與被上訴人(rén)瓦萊奧清洗系統公司(以下簡稱瓦萊奧公司)、原審被告陳少強侵害發明專利權糾紛一案(該案爲最高人(rén)民(mín)法院評選的“2019年(nián)中國(guó)法院10大(dà)知識産權案件(jiàn)”第一位,是最高人(rén)民(mín)法院知識産權法庭成立之後審理(lǐ)的第一起案件(jiàn))”中,最高人(rén)民(mín)法院對此作(zuò)出了明确的解釋。

 

在該案中,關于技術(shù)特征“在所述關閉位置,所述安全搭扣面對所述鎖定元件(jiàn)延伸,用于防止所述鎖定元件(jiàn)的彈性變形,并鎖定所述連接器”是否屬于功能性特征,成爲該案的争議(yì)焦點。


一審法院認爲該技術(shù)特征僅僅披露了安全搭扣與鎖定元件(jiàn)之間的方向及位置關系,該方位關系并不足以防止鎖定元件(jiàn)的彈性變形,本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)僅通過閱讀(dú)權利要求不能直接、明确地确定實現“防止鎖定元件(jiàn)的彈性變形,并鎖定連接器”這一功能的具體(tǐ)實施方式爲由,認定該技術(shù)特征屬于功能性特征。

 

然而,最高人(rén)民(mín)法院則認爲,首先,關于功能性特征的界定。


根據《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋(二)》第八條規定,功能性特征是指不直接限定發明技術(shù)方案的結構、組分(fēn)、步驟、條件(jiàn)或其之間的關系等,而是通過其在發明創造中所起的功能或者效果對結構、組分(fēn)、步驟、條件(jiàn)或其之間的關系等進行限定的技術(shù)特征。


如(rú)果某個技術(shù)特征已經限定或者隐含了發明技術(shù)方案的特定結構、組分(fēn)、步驟、條件(jiàn)或其之間的關系等,即使該技術(shù)特征還(hái)同時限定了其所實現的功能或者效果,原則上亦不屬于上述司法解釋所稱的功能性特征,不應作(zuò)爲功能性特征進行侵權比對。


其次,上述技術(shù)特征實際上限定了安全搭扣與鎖定元件(jiàn)之間的方位關系并隐含了特定結構--“安全搭扣面對所述鎖定元件(jiàn)延伸”,該方位和結構所起到的作(zuò)用是“防止所述鎖定元件(jiàn)的彈性變形,并鎖定所述連接器”。


根據這一方位和結構關系,結合涉案專利說(shuō)明書(shū)及其附圖,特别是說(shuō)明書(shū)第[0056]段關于“連接器的鎖定由搭扣的垂直側壁的内表面保證,内表面沿爪外側表面延伸,因此,搭扣阻止爪向連接器外橫向變形,因此連接器不能從(cóng)鈎形端解脫出來(lái)”的記載,本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)可(kě)以理(lǐ)解,“安全搭扣面對所述鎖定元件(jiàn)延伸”,在延伸部分(fēn)與鎖定元件(jiàn)外表面的距離(lí)足夠小的情況下,就(jiù)可(kě)以起到防止鎖定元件(jiàn)彈性變形并鎖定連接器的效果。


可(kě)見(jiàn),“在所述關閉位置,所述安全搭扣面對所述鎖定元件(jiàn)延伸,用于防止所述鎖定元件(jiàn)的彈性變形,并鎖定所述連接器”這一技術(shù)特征的特點是,既限定了特定的方位和結構,又限定了該方位和結構的功能,且隻有将該方位和結構及其所起到的功能結合起來(lái)理(lǐ)解,才能清晰地确定該方位和結構的具體(tǐ)内容。


這種“方位或者結構+功能性描述”的技術(shù)特征雖有對功能的描述,但(dàn)是本質上仍是方位或者結構特征,不是前述司法解釋所稱的功能性特征。

 

因此,從(cóng)上述案件(jiàn)可(kě)以看(kàn)出,功能性特征應當具備三個構成要件(jiàn):


一是存在對于結構、組分(fēn)、步驟、條件(jiàn)或其之間的關系等所起的作(zuò)用、功能或者效果的描述;


二是描述該作(zuò)用、功能或者效果的術(shù)語不是所屬領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所普遍知曉的;


三是沒有充分(fēn)限定實現該作(zuò)用、功能或者效果的結構特征。

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